[DOSSIER] La propriété de la marque automobile 2/4

Les stratégies et modalités de protection

Les stratégies et modalités de protection
Olivier Hubert

Les droits de propriété intellectuelle ont vocation à protéger de nombreux items dans le secteur automobile, des pièces de rechanges jusqu'au slogan de la marque. Cette diversité appelle à mettre en place une stratégie de protection utilisant les différents ressorts juridiques disponibles, chapeautée par un formalisme rigoureux, ce qui implique une veille active du titulaire du droit. Une démarche qui doit intégrer le coût de la protection.

Particulièrement concernés par la propriété intellectuelle, les acteurs du secteur de l'automobile se mobilisent lorsque leur monopole est en jeu. En témoignent les récents débats intervenus au Sénat sur le projet de loi Hamon, à l'occasion desquels ont été envisagés des amendements, finalement non retenus, tendant à libéraliser la commercialisation des pièces de carrosserie. Les droits de propriété intellectuelle sont, en effet, susceptibles de couvrir de nombreux produits du secteur automobile. Chacun ayant ses propres finalités et modalités de protection. Alors que les brevets protègent une invention, création technique susceptible d'application industrielle, les marques sont destinées à protéger un « signe » et les dessins et modèles l'apparence d'un produit, son aspect esthétique. En complément, le design d'un véhicule dans son ensemble ou sur certains éléments peut se voir conférer une protection par le droit d'auteur, sous réserve de remplir la sacro-sainte condition de l'« originalité ».

Se pose alors, pour les acteurs de l'automobile, la question de la stratégie de protection par la propriété intellectuelle, et de ses modalités. Nous précisons que les brevets sont exclus du champ de notre étude, ce dossier étant consacré aux marques, modèles (nous utiliserons le terme « modèle(s) » pour désigner les dessins et modèles) et, accessoirement, au droit d'auteur.

La stratégie de protection

Les différents droits de propriété intellectuelle. À l'occasion du lancement d'un nouveau produit ou de la mise en place d'une nouvelle stratégie de communication (nouveaux logos, slogans...), les outils juridiques que constituent les marques et les modèles vont permettre à l'entreprise de protéger son marché, ses produits et/ou services. Ces titres de propriété industrielle confèrent à leur titulaire un titre, présumé valable, et un monopole d'exploitation. La durée de ce monopole peut être illimitée si le dépôt consiste en une marque, puisqu'une marque est protégée pendant une période de dix ans, indéfiniment renouvelable. Elle sera fixée au maximum à vingt-cinq ans s'il s'agit d'un modèle. En pratique sont déposés à titre de marques les noms, logos (tels que le lion stylisé de Peugeot, le cheval cabré de Ferrari), mais aussi les slogans, alors que les éléments de carrosserie, phares, rétroviseurs, etc. font l'objet de dépôts en tant que modèles.

C'est par le monopole qu'ils confèrent que les droits de propriété intellectuelle sont particulièrement attrayants pour les entreprises. Au-delà de la valorisation des investissements réalisés, ils permettent de conserver des droits exclusifs d'exploitation en influant sur le jeu de la concurrence. Toutefois, selon le principe d'épuisement du droit, le titulaire d'une marque ou d'un modèle ne peut plus faire valoir ses droits pour s'opposer à la commercialisation de produits vendus avec son consentement. Ainsi, un produit reproduisant une marque ou réalisé sur la base d'un modèle, une fois mis sur le marché, devient librement cessible dans l'Union européenne.

Dans le cadre de la stratégie de protection se pose inévitablement la question de l'étendue géographique de cette protection. Tous les droits de propriété industrielle (brevets, marques, modèles) ne sont protégeables que dans les pays où ils sont enregistrés. En matière de marques et de modèles, on distingue le dépôt national, communautaire et international, ce dernier impliquant d'effectuer un choix des pays couverts par l'enregistrement.

Un aperçu du montant des taxes figure dans le tableau ci-dessous. À noter qu'il devrait être possible, à l'avenir, de ne déposer une marque que dans une seule classe de produits et services pour un montant de taxe réduit (cf. Propositions de directive et de règlement réformant la directive 2008/95/CE et le règlement 207/2009).

Les critères de validité des droits de propriété intellectuelle

Pour être valable, une marque doit présenter un caractère distinctif, c'est-à-dire qu'elle doit être arbitraire pour désigner un produit/service ; elle ne doit pas être purement et simplement descriptive des produits/services visés à l'enregistrement, ou la désignation nécessaire ou générique desdits produits/services (art. L. 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle, CPI).

Le caractère distinctif s'apprécie à l'égard des produits visés. Ainsi, la marque Baccara déposée par la Régie Renault a été jugée valable, car cette dénomination n'est pas la dénomination nécessaire ou descriptive d'un véhicule automobile (tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 1993). À l'inverse, il a été jugé que l'adjectif « Spécial » ne confère pas de distinctivité à la marque « Spécial Auto » (cour d'appel de Paris, 28 mars 1991). Selon la cour de Paris, « l'expression 'Spécial Auto' était usuelle, spécialement dans la publicité commerciale, pour indiquer qu'un produit est adapté à l'automobile ou à son utilisation par des automobilistes ». L'appréciation du caractère distinctif s'effectue en principe au moment du dépôt, mais une marque peut éventuellement acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en est fait.

Dans une autre affaire relative à des films pour vitrage, il a été jugé que la marque Film'Vitres Tm n'avait pas de caractère distinctif pour les produits désignés à l'enregistrement, à savoir : les « films de sécurité (antieffraction) et film tinté pour vitrages de véhicules automobiles. Pose et installation des films cités en classe 17 ». Au cas particulier, le graphisme associé à ces termes a été considéré comme trop banal et ordinaire pour conférer à l'ensemble ainsi constitué un caractère distinctif. La marque n'a pas été invalidée sur le fondement de L. 711-2 du CPI (termes usuels), en raison de la présence d'une apostrophe jugée « singulière et arbitraire », mais sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la directive 89/104 (désormais, 2008/95/CE) selon lesquelles une marque n'est pas distinctive non seulement lorsqu'elle est composée de signes usuels pour désigner les produits visés à son dépôt, mais encore si elle est par elle-même « dépourvue de caractère distinctif ». Or, en l'espèce, les juges ont estimé que la substitution du mot « pour » par une apostrophe était fréquente dans le langage commercial et publicitaire et que, par conséquent, le consommateur ne percevrait pas ce signe comme une marque, c'est-à-dire comme un signe permettant de distinguer les produits revêtus de cette marque.

La question controversée de l'enregistrement des slogans a fait l'objet d'une décision fort discutée rendue par la Cour de justice européenne (CJUE 21 janvier 2010, Audi AG c/ OHMI). La société Audi AG souhaitait déposer les termes « Vorsprung durch Technik » (« Innover par la technique », traduit en France par « L'avance par la technologie »), mais l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) avait refusé l'enregistrement au motif que ce signe était dépourvu de distinctivité. Pour l'OHMI, le public percevait ce signe comme laudatif, ayant uniquement pour but de souligner les aspects positifs des produits ou services concernés, mais non de constituer un signe permettant au consommateur d'attribuer à telle ou telle entreprise l'origine des produits ou services. Le tribunal avait confirmé la décision de refus d'enregistrement, mais la cour de justice a finalement annulé la décision du tribunal, estimant au contraire que peu importait la vocation publicitaire du slogan, il pouvait constituer une marque communautaire valable. Elle a ainsi jugé que « ce slogan témoigne d'une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement mémorisable ». Les juges ont observé que c'était un slogan renommé, utilisé depuis de nombreuses années et que, par conséquent, cela « facilit[ait] également l'identification par ce public de l'origine commerciale des produits ou services désignés ».

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il faut savoir que l'INPI et l'OHMI ne vérifient pas la disponibilité des signes déposés à titre de marque. Ils s'assurent seulement que le signe peut constituer une marque, mais ne s'attachent pas rechercher la disponibilité du signe déposé. Ainsi, un dépôt peut porter atteinte aux droits de tiers et faire l'objet d'une opposition et/ou d'une action en nullité. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'effectuer une recherche d'antériorités afin de s'assurer que le dépôt envisagé ne risque pas d'être invalidé par la suite.

S'agissant maintenant des modèles, ils doivent, pour être valables, être « nouveaux » et présenter un « caractère propre » (cette notion étant distincte de l'originalité, appliquée en droit d'auteur, mais que les juges ont parfois tendance à confondre). Le modèle peut viser « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères topographiques » (art. L. 511-1, CPI). Peut être protégée à titre de modèle « l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » ; le produit peut avoir un caractère utilitaire, mais la forme ne doit pas être imposée par la fonction technique.

Enfin, le droit d'auteur bénéficie à l'auteur ou son ayant droit et protège les « oeuvres de l'esprit », c'est-à-dire les créations originales (art. L. 111-1 et s., CPI). S'il est admis qu'un véhicule automobile puisse, dans son ensemble, être protégé par le droit d'auteur, la question est beaucoup plus controversée s'agissant des pièces de carrosserie. Ainsi, il a pu être jugé par le TGI de Nantes (27 mai 2008) que certaines pièces étaient originales et donc protégeables, alors que le TGI de Grenoble a refusé d'accorder une telle protection (22 mai 2008).

Les modalités de protection

Les différents types de dépôts. Le champ de la protection recherchée amène donc à s'interroger sur la finalité du dépôt envisagé (marque en vue d'être exploitée ou marque de blocage). Une marque peut être verbale, figurative, complexe, tridimensionnelle ; le dépôt peut se faire en noir et blanc ou en couleurs. Autant de modalités qu'il convient d'apprécier au cas par cas. Ainsi, lorsqu'une marque est composée d'un logo et d'une dénomination, il est recommandé de déposer la dénomination seule afin qu'une évolution du logo amenant à un nouveau dépôt ne fasse pas perdre le bénéfice de l'antériorité acquise et que la reprise par un tiers de la seule dénomination sans le logo puisse être sanctionnée. La protection des couleurs en tant que telles reste débattue. Si elle n'est pas exclue par principe, les offices d'enregistrement et les tribunaux veillent à ne pas octroyer trop facilement un monopole d'exploitation sur une simple couleur. Il pourra être plus facile d'obtenir la protection d'une combinaison de couleurs. Dans le même ordre d'idée, un signe exclusivement composé de chiffres peut être enregistré comme marque. Encore faut-il qu'il ne constitue pas la caractéristique essentielle d'un produit (par exemple, le signe « 1000 » n'est pas valable pour désigner des brochures et périodiques de classements, CJUE , 10 mars 2011) et qu'il soit bien perçu en tant que marque, dans sa fonction d'origine consistant à garantir la provenance d'un produit ou service.

La protection des pièces de carrosserie est depuis longuement fort débattue. À l'occasion de la transposition de la directive CE 98/71 du 13 octobre 1998 par l'ordonnance du 25 juillet 2001, il a été envisagé d'exclure du champ de la protection les pièces de rechange, au motif que le design de ces pièces serait dicté par leur fonction technique. Les magistrats ont eu à trancher des litiges sur cette question. Ainsi, la cour d'appel de Dijon et la Cour de cassation ont jugé que la fonction technique n'excluait pas, par principe, la protection (CA Dijon, 12 janvier 1990 ; Crim., 6 juin 1991 et 9 sept. 2003), estimant que « la protection légale, qui s'attache au tout, s'attache également à chacun de ses éléments constitutifs, faute de quoi cette protection serait illusoire ». Les éléments d'un produit complexe sont bien protégeables en tant que tels, indépendamment de la protection conférée sur le tout.

C'est également la position adoptée par la cour d'appel de Bordeaux, mais cette fois sur le fondement du droit d'auteur (CA Bordeaux, 26 mai 1988). Pour être protégeable, rappelons néanmoins que la pièce en question doit demeurer visible, cette exigence s'appliquant à tous les modèles. À l'occasion du projet de loi Hamon, cette problématique a, de nouveau, été soulevée pour conduire, à l'heure où nous rédigeons cet article, au statu quo, les sénateurs ayant rejeté les amendements tendant à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle destinées à mettre fin au monopole d'exploitation des pièces de carrosserie (amendements sur l'article 24 bis du Projet de loi Hamon).

Le suivi d'un portefeuille de marques et modèles. Pour conserver un monopole d'exploitation, plusieurs précautions doivent être mises en

Pour être valable, une marque doit présenter un caractère distinctif, c'est-à-dire qu'elle doit être arbitraire pour désigner un produit/service ; elle ne doit pas être purement et simplement descriptive des produits/services visés à l'enregistrement, ou la désignation nécessaire ou générique desdits produits/services.
oeuvre. Tout d'abord, une marque doit être exploitée de manière « sérieuse » ; à défaut d'exploitation pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle encourt la déchéance. L'exploitation sérieuse s'entend d'un usage de la marque telle que déposée, ou d'une manière légèrement différente sous réserve de conserver ses éléments distinctifs. Mais, attention, une marque très largement exploitée ne doit pas non plus devenir, dans le langage courant, la désignation usuelle d'un produit ou service, faute de quoi, elle peut être annulée pour dégénérescence. Cela implique une obligation pour le titulaire de marques de réagir lorsqu'il constate la reproduction de ses marques, par exemple sur des supports de presse, y compris sur Internet.

Rappelons que la protection des marques est accordée pour une durée de dix ans et qu'il faut par conséquent veiller à la renouveler à son échéance pour conserver le bénéfice de la protection ; alors que celle applicable aux modèles est fixée à cinq ans, renouvelable quatre fois.

La protection des marques est accordée pour une durée de dix ans, indéfiniment renouvelable. Celle applicable aux modèles est fixée à cinq ans, renouvelable quatre fois.
Le maintien du monopole d'exploitation nécessite également de veiller, via une surveillance, à ce que les dépôts effectués postérieurement par des tiers ne viennent pas limiter ou entraver l'exploitation de la marque. Cela permet d'identifier les dépôts susceptibles de poser une difficulté et de faire opposition à l'enregistrement devant l'office concerné, voire d'engager une action judiciaire en contrefaçon si la marque est déjà exploitée. Enfin, les actes juridiques affectant la propriété d'une marque ou d'un modèle doivent faire l'objet d'une inscription sur les registres correspondants, afin de les rendre opposables aux tiers et de pouvoir, le moment venu, se prévaloir de ses droits vis-à-vis des tiers contrefacteurs. Il arrive que ces démarches ne soient pas accomplies et que le titulaire perde alors tout le bénéfice de la protection.

En conclusion, si les dépôts de marques et modèles permettent de conserver un monopole d'exploitation sur son marché, il n'est ni utile ni pertinent de multiplier, de manière excessive, les enregistrements. Une démarche de rationalisation de son portefeuille peut amener à une limitation des coûts induits par la propriété intellectuelle. Un audit du portefeuille permet de décliner un plan d'action consistant, par exemple, à identifier les marques phares, distinguer celles qui sont exploitées des autres, ou encore faire le tri parmi les doublons.

Modalités de dépôt des marques selon l’étendue géographique à couvrir

Marque française (INPI) Dépôt en 3 classes de produits et services par classe supplémentaire Dépôt papier : 225 € dépôt électronique : 200 € 40 €
renouvellement (jusqu’à 3 classes)
par classe supplémentaire
240 €
40 €
Marque communautaire (OHMI) Dépôt en 3 classes de produits et services par classe supplémentaire dépôt papier : 1 050 €
dépôt électronique : 900 €
150 €
Renouvellement (jusqu’à 3 classes) par classe supplémentaire papier : 1 500 €
electronique : 1 350 €
400 €
Marque internationale
(OMPI)
le montant des taxes varie selon les pays désignés  

Emploi

BANQUE DE FRANCE

Directeur de mutuelle H/F

Postuler

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Expert Engins de chantier (H/F)

Postuler

+ de 10 000 postes
vous attendent

Accéder aux offres d'emploi

APPELS D'OFFRES

Accord-cadre a bon de commande : emission, mise a disposition d'un site de consulta...

Conseil Régional de La Réunion

23 octobre

974 - ST DENIS

Assurance Responsabilité civile.

Ville de Vaux le Penil

23 octobre

77 - VAUX LE PENIL

Proposé par   Marchés Online

Commentaires

Les stratégies et modalités de protection

Merci de confirmer que vous n’êtes pas un robot

Votre e-mail ne sera pas publié