[DOSSIER] La propriété de la marque automobile 1/4

Savoir défendre une marque automobile

Savoir défendre une marque automobile
Héloïse Deliquiet

Le droit de marque n'est pas absolu. Aussi convient-il de déterminer les cas dans lesquels il y a véritablement atteinte à la marque. Le droit d'interdire qui lui est attaché implique celui d'exercer une action en justice particulière répondant à des conditions strictes : l'action en contrefaçon.

Comme tous les droits de propriété industrielle, la marque, protégeant les signes distinctifs, permet à son titulaire d'acquérir et de conserver un monopole d'exploitation - théoriquement perpétuel - sur l'objet ainsi défini. Ce monopole confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'exploitation du signe protégé. Liée à certains produits ou services, la marque devient un véritable outil de communication, attirant et fidélisant une clientèle attachée à l'image, à l'univers et à la qualité qu'elle lui renvoie. La marque assure ainsi à son titulaire un véritable avantage concurrentiel sur les produits ou services marqués. La défense de ce monopole se révèle essentielle dans le contexte économique difficile que connaît le secteur automobile depuis plusieurs années (selon les Échos, « Marché auto : PSA et Renault font mieux que leurs concurrents en janvier », 3 février 2014 ; malgré une légère reprise du marché français constatée au mois de janvier 2014, à + 0,5% et une certaine stabilité annoncée pour l'année 2014).

L'atteinte à la marque

Usage d'un signe dans la vie des affaires et à titre de marque. La marque permet à son titulaire de s'opposer aux seuls actes accomplis dans la vie des affaires, c'est-à-dire à ceux réalisés dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé. Par ailleurs, seul un signe utilisé pour désigner des produits ou des services est susceptible de porter atteinte à la marque. Par conséquent, un signe identique ou similaire à une marque n'est pas contrefaisant s'il est utilisé dans son sens courant, à des fins informatives ou décoratives.

Actes de contrefaçon. Selon le code de la propriété intellectuelle, la reproduction à l'identique d'une marque pour désigner les mêmes produits et/ou services que ceux visés à son enregistrement constitue nécessairement un acte de contrefaçon. Toutefois, conformément au droit communautaire, la marque a pour fonction de garantir aux consommateurs l'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Ce n'est donc pas parce qu'il y a une stricte identité entre la marque et le signe argué de contrefaçon d'une part, et entre les produits et services concernés d'autre part, qu'il y a nécessairement contrefaçon. Encore faut-il en effet rapporter l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur, entre les produits ou services authentiques et ceux du concurrent. La cour de justice a par exemple indiqué que la reproduction à l'identique de la marque figurative Opel sur des modèles réduits de véhicules automobiles de la même marque n'est pas contrefaisante. Elle a jugé qu'il n'y a pas contrefaçon lorsque le public pertinent - en l'espèce le consommateur moyen des produits de l'industrie du jouet, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, habitué à ce que les modèles réduits s'appuient sur des exemples réels et accorde même beaucoup d'importance à la fidélité absolue à l'originale - ne perçoit pas cette reproduction comme l'indication de l'origine du modèle réduit (CJCE , 25 janvier 2007, C-48/05).

Lorsque la marque est simplement imitée et/ou que les produits ou services ne sont pas identiques, mais seulement similaires à ceux visés par la marque, le code de la propriété intellectuelle (CPI) précise qu'il n'y a contrefaçon que si l'acte litigieux entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque résulte d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne, raisonnablement informé et avisé, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux. La similitude entre la marque et le signe argué de contrefaçon est établie selon trois critères : visuel, auditif et/ou conceptuel. Constituent ainsi la contrefaçon par imitation des marques figuratives et verbales TRW et Lucas désignant des « composants et accessoires automobiles », l'apposition, sur des plaquettes de frein et sur les boîtes de ces plaquettes, des signes TPW et Lukas imitant ces marques (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 juillet 2010, RG n° 08/02272).

L'importation, l'exportation, la réexportation ou le transbordement de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer ces marchandises sont en outre constitutifs du délit douanier de contrefaçon. Ce délit est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende (art. L. 716-9, CPI).

Exception de référence nécessaire. L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme « référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine » (art. L. 713-6 b), CPI). Cette exception légale au droit de marque est strictement encadrée par la jurisprudence. Le tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs eu récemment l'occasion de le rappeler (TGI Paris, 29 juin 2012, RG n° 11/00929). En l'espèce, le tribunal avait considéré que les pièces métalliques reproduisant à l'identique soit les chevrons de la marque figurative Citroën soit le lion stylisé de la marque semi-figurative Peugeot, destinées à être apposées et fixées sur les boîtiers de clés, étaient contrefaisantes. Pour se défendre, le contrefacteur avait alors invoqué le régime dérogatoire prévu pour les pièces détachées et accessoires, pour lesquels la reproduction d'une marque est tolérée lorsqu'elle est une référence nécessaire à leur destination. Il soutenait que tel était le cas en l'espèce, « s'agissant de clés qui doivent porter [...] les références de nature à les identifier ». Le tribunal ne lui a toutefois pas donné raison : « Les conditions d'utilisation des marques Peugeot et Citroën, à savoir l'apposition des marques figuratives sur les boîtiers de clés, amèneront nécessairement le consommateur à attribuer une origine commune à ces accessoires avec les produits [...] [du] titulaire de la marque, alors qu'il existe une multitude de présentations des produits permettant d'informer le consommateur de la destination des accessoires sans entretenir un risque de confusion sur l'origine des produits ».

En d'autres termes, la référence faite à la marque du constructeur automobile ne doit pas induire le consommateur en erreur sur la véritable origine des pièces détachées ou accessoires. Cette exception légale ne doit en effet pas permettre aux concurrents de tromper le consommateur en lui faisant croire que les produits qu'il propose sont authentiques. En pratique, la référence nécessaire est strictement limitée à l'utilisation de la marque sous sa forme verbale, c'est-à-dire sans aucun logo ni stylisation. L'ajout, par ailleurs, de la propre marque du concurrent sur la pièce détachée, sur l'accessoire ou sur l'emballage de ce produit peut écarter tout risque de confusion, et donc de contrefaçon.

La même logique est adoptée par les tribunaux en ce qui concerne la problématique de l'usage de la marque du constructeur par un prestataire, souvent un réparateur automobile, se présentant comme spécialiste de cette marque : la référence à la marque du constructeur, certes nécessaire pour afficher la destination de ses services, ne doit pas amener le consommateur à croire que ce prestataire est affilié au réseau du constructeur (voir dans ce dossier : La liberté encadrée de l'utilisation de la marque par le réparateur non agréé, par Laurent Mercié).

Une fois constituée, l'atteinte à la marque est sanctionnée par une action particulière.

L'action en contrefaçon

Les règles encadrant l'action en contrefaçon, quoique communes à tous les secteurs, sont si particulières qu'elles méritent que l'on s'y attarde.

Le délai pour agir en contrefaçon. Le droit d'agir en justice est enfermé dans un délai de prescription extinctive au-delà duquel il n'est plus

Le code de la propriété intellectuelle (CPI) précise qu'il n'y a contrefaçon que si l'acte litigieux entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public.
possible de saisir les tribunaux. Ce délai de prescription est, en ce qui concerne l'action en contrefaçon, de trois ans à compter des faits de contrefaçon qui en sont la cause (fabrication, commercialisation, importation, etc.). Ce délai ne doit pas être confondu avec la période de temps durant laquelle la marque, renouvelable indéfiniment, est en vigueur. En pratique, l'action en contrefaçon concerne donc tous les actes de contrefaçon réalisés jusqu'à trois ans avant l'introduction de l'instance. La brièveté du délai de prescription de l'action en contrefaçon impose aux titulaires et exploitants de marques d'être particulièrement réactifs face aux contrefacteurs.

La preuve de la contrefaçon. La preuve de la matérialité, de la date et de l'étendue de la contrefaçon est primordiale pour gagner son procès.

L'action en contrefaçon permet de poursuivre et de sanctionner l'atteinte à la marque. Cette action appartient en principe au titulaire de la marque.
Le code de la propriété intellectuelle offre aux titulaires de droits de propriété industrielle une mesure probatoire exorbitante du droit commun appelée saisie-contrefaçon. Cette mesure permet au titulaire du droit, une fois autorisé par le juge compétent, de recourir à un huissier de justice afin qu'il constate l'existence et l'étendue de la contrefaçon, en tout lieu, même privé, si besoin avec l'aide d'un technicien, d'un serrurier, de la force publique, etc. Il répertorie ses constatations dans un procès-verbal auquel il annexe, le cas échéant, les photographies des objets contrefaisants. L'action en contrefaçon doit alors être engagée devant l'un des dix tribunaux de grande instance exclusivement compétents en matière de marques, dans un délai de trente et un jours civils à compter du jour de la saisie-contrefaçon (art. R. 716-4, CPI). À défaut, l'ensemble de la saisie est annulé, et il ne peut plus être fait état des preuves recueillies. La saisie-contrefaçon peut notamment être diligentée postérieurement à la procédure administrative de retenue douanière. Les preuves collectées valent jusqu'à inscription de faux, si bien qu'elles sont pratiquement incontestables. La nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, généralement demandée par le défendeur à l'action en contrefaçon, peut être prononcée en cas de non-respect par l'huissier de l'ordonnance. Le contentieux, récurrent mais particulièrement technique, est affaire de spécialistes.

Qui peut agir en contrefaçon ? L'action en contrefaçon permet de poursuivre et de sanctionner l'atteinte à la marque. Cette action appartient en principe au titulaire de la marque. Le code de la propriété intellectuelle étend toutefois exceptionnellement l'exercice de l'action en contrefaçon au « bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation », à condition que celui-ci ait vainement mis en demeure le titulaire d'agir et que le contrat de concession exclusive, inscrit au registre national des marques (art. L. 714-7, CPI), ne contienne pas de clause contraire (art. L. 716-5, CPI). Le contrat de concession exclusive peut d'ailleurs aller jusqu'à autoriser le concessionnaire exclusif à agir sans mise en demeure préalable. Attention toutefois, en matière de contrefaçon aussi, la meilleure défense reste parfois l'attaque. Sans marque, la demande en contrefaçon tombe. Le défendeur à l'action demande ainsi habituellement au juge la nullité de la marque qui lui est opposée afin d'échapper à sa responsabilité. Il appartient au titulaire des droits concédés de s'interroger en amont sur la stratégie de défense à mettre en place pour préserver au mieux ses intérêts, puis de veiller à ce que le contrat de concession exclusive soit rédigé conformément à ses souhaits.

Le simple distributeur, même exclusif, ne dispose en revanche pas de l'action en contrefaçon mais de l'action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun (art. 1382 et suivants du code civil). Contrairement à l'action en contrefaçon pour laquelle la seule atteinte au droit de propriété industrielle suffit, le distributeur est ainsi contraint de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, même non intentionnelle (imitation de la marque entraînant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs) commise par le concurrent indélicat et d'un préjudice résultant directement de cette faute.

Il appartient également au demandeur à l'action en contrefaçon souhaitant obtenir la réparation d'actes fautifs connexes mais distincts de la contrefaçon d'agir en concurrence déloyale et/ou en parasitisme. La reprise, sur des modèles réduits de voiture, d'éléments non protégés par un droit de propriété industrielle mais constituant « l'univers » du constructeur Ferrari que sont la couleur jaune et l'inscription des termes « Machine » et « Speed » dans une coquille, évoquant respectivement ses sponsors historiques Marlboro et Schell, constitue ainsi des faits distincts de concurrence déloyale donnant lieu à des dommages-intérêts (TGI Paris, 6 mai 2011, RG n° 09/06231). Même lorsque la marque est annulée, les faits en cause peuvent être poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale à condition que les signes reproduits ou imités ne soient pas banals et/ou qu'ils aient fait l'objet d'investissements significatifs au point qu'ils sont devenus notoires.

La réparation de la contrefaçon. Les critères d'évaluation du préjudice né de la contrefaçon sont favorables aux titulaires de droits. L'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux marques, dispose en effet que :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

Alors que le droit commun de la responsabilité civile permet la réparation de « tout le préjudice, mais rien que le préjudice », le montant des dommages-intérêts est étendu, en matière de contrefaçon, aux bénéfices éventuellement réalisés par le contrefacteur. Certaines décisions vont même jusqu'à allouer au demandeur à l'action la totalité de ces bénéfices indus. Le but est clairement de décourager les contrefacteurs en rendant la contrefaçon moins lucrative. Le manque à gagner correspond ensuite classiquement à la marge brute des ventes non réalisées de produits marqués ou, lorsque le demandeur n'exploite pas directement la marque, aux redevances de concession que ce dernier aurait à tout le moins dues percevoir de la part du contrefacteur.

La seule atteinte au droit de marque cause enfin un préjudice moral que le juge doit prendre en considération. Plus la marque est notoire, plus le préjudice est élevé. Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi récemment alloué à la société BMW la somme de
20 000 €
en réparation du préjudice résultant de la seule atteinte à la marque notoire BMW (TGI Paris, 13 juin 2013, RG n° 11/11131).

Bien que faisant rarement l'objet de poursuites pénales, la contrefaçon de marque constitue en outre un délit puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (art. L. 716-10, CPI).

Si le droit de marque voit sa portée parfois limitée par certains textes et par la jurisprudence, notamment communautaire, il n'en demeure pas moins qu'il offre à son titulaire, une fois l'atteinte constituée, une action en justice efficace et dissuasive.

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